No tocante a propriedade de marca no Brasil, foi adotada a regra de que a pessoa que protocolar e obtiver primeiro o registro, adquire o direito exclusivo de uso. Contudo, existe uma exceção respaldada na boa-fé do usuário anterior e na lealdade nas relações concorrenciais.
De acordo com o artigo 129, §1º da Lei de Propriedade Industrial (LPI), toda pessoa que, de boa-fé, utiliza uma marca por pelo menos 6 (seis) antes do pedido protocolado por outra pessoa, terá direito de precedência ao registro.
Isto é, caso constatado que outra pessoa registrou a marca que você criou e utiliza há algum tempo, poderá ser pleiteado o direito de registro, desde que cumprido alguns requisitos:
- A marca precisa ser igual ou semelhante suficientemente para causar confusão;
- É necessário que o uso da marca ocorra em boa-fé;
- É necessária a comprovação do uso de no mínimo 6 (seis) meses;
- É necessário fazer prova do depósito do pedido de registro da marca, nos termos da LPI.
Conforme antigo entendimento do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), o pedido de precedência deveria ser registrado durante o prazo de 60 (sessenta) dias contados da decisão publicada na Revista do INPI, na qual consta o registro da marca, isto é, no prazo regular de oposição. Acaso não o fizesse dentro do referido prazo, a pessoa perderia o direito de precedência.
Contudo, o momento de requerer o direito de precedência é matéria controversa, que embasou diversas discussões judiciais.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já manifestou o entendimento que, mesmo após o prazo de 60 (sessenta) dias, a pessoa poderia exercer o direito de precedência, independentemente de impugnação durante o trâmite administrativo no INPI.
Em 3 de novembro de 2021 o INPI divulgou o PARECER n. 00043/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, flexibilizando a regra anteriormente estabelecida sobre o momento do exercício do direito de precedência, à vista dos recentes julgados proferidos pelo STJ sobre a matéria, admitindo a invocação do direito de precedência mesmo após a concessão do registro de marca.
Segundo o referido parecer, o direito de precedência previsto no artigo 129, § 1º da Lei n. 9.279/96 é passível de apreciação em sede administrativa pelo INPI, seja através de oposição, na forma do artigo 158, ou mesmo como fundamento para a apresentação de Processo Administrativo de Nulidade – PAN.
Vale lembrar que, se ambas as partes comprovarem o uso da marca requerida, há pelo menos 6 (seis) meses antes da data do depósito e ou prioridade reivindicada, o direito sobre o registro da marca pertencerá àquele que primeiro depositar o pedido junto ao INPI, independente de quem faz uso há mais tempo.
O escritório GILLI BASILE ADVOGADOS permanece à disposição dos seus clientes e parceiros interessados em maiores esclarecimentos.
Shirlene Reichert
